• 化学、材料、食品系特許の実務

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2019-03-14  出願しないけど、明細書にまとめています。

  

出願せずに、社内で営業秘密(ノウハウ)として秘密管理して行くことが決定した案件について、

明細書にまとめてほしい、

という依頼を受けることがしばしばあります。

  

10年くらい前ですと、

そのような依頼を受けることは

まずなかったですが、

ここ数年は、そのような依頼が割とあります。

   

先週末にも、そのような依頼を受け、

しかも、3月末までに完了しなければならないので、

何とかなりませんか、

という依頼を頂き、

(それは時間なさすぎでしょ。)

と心の中では言いましたが、口では

「大丈夫です。お任せ下さい。」

と言ってしまったため、

何とか4日間でまとめて

クライアント様へ第1案を送りました。

   

出願しないのだから、明細書の形に

まとめなくても良いわけですが、

私へ依頼される会社は、すべて

明細書の形にまとめることを依頼されます。

 

これにはいくつか理由がありますが、

私の「ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノウハウ秘匿法

のP110~P111 にそれについて記載しておきましたので、

よろしければ見て下さい。

  

その一部を以下にコピペしておきます。

  

ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノウハウ秘匿法」のP110~P111より。

 ノウハウは明細書の形で文書化する
 ノウハウを文書化する場合、どのような形の文書とするべきだろう か。発明者が作成した発明提案書のような書類をもって、文書化したも のとしている企業もあるが、特許出願書類である明細書等(明細書+特 許請求の範囲+図面+要約書)と同レベルの内容または明細書等そのものを作成している企業もある。特に近年は、特許出願しない発明ではあるが、特許出願する発明と同様に明細書等としてまとめるように特許事務所へ依頼するケースが実際に見受けられる。・・・・・・・・・・・・・

 ノウハウを発明提案書の形ではなく、明細書等の形にまとめることのメリットとして、例えば以下( a )~( c )が挙げられる。
( a )請求項を記載することで発明の外縁(範囲)が明確になる。
(b )課題、解決手段、効果、実施例等、必要十分な情報を記載することになる。
(c )急遽、出願しなければならなくなった場合でも対応できる。例えば、自社(A社)が特殊な部品Xを開発し、競合のB社が部品Xの開発へ至るまでの期間を5 年後と予測したため、現時点では特許出願せずに、3 年6 月後に特許出願する予定としていたが、2 年経過後に、B社が既に部品Xの開発に成功しており、明日にでも特許出願してしまうかもしれないという情報が入ったとする。この場合、ノウハウを明細書等の形にまとめてあれば、本日、出願することで、B社よりも先に特許出願をすることができる。しかし、ノウハウが明細書等の形になっておらず、その時点から慌てて明細書等の作成に取り掛かった場合、B社の方が先に特許出願してしまう可能性がある。

ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノウハウ秘匿法


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