• 知財実務情報Lab.

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2021年4月27日
審査基準から乖離した審査を行う審査官に対して、どのように対応してますか?

こちらの無料Webセミナー(http://cus4.t-pat-eng.com/pat/advisory/)を視聴して頂いた方からの質問に回答したいと思います。
 
 
なお、以下はYoutubeチャンネルでも公開していますので、動画で見たい方は上記の動画を視聴して下さい(ほぼ同じ内容です)。
 
 
 
<質問>
「審査基準から乖離した審査を行う審査官に対して、どのように対応してますか?」(by 知財部員)
 
 
今回は企業の知財部の方からの質問です。
 

特許庁の審査官は、特許・実用新案審査基準(=審査基準)に則って審査しなければならないわけですが、

その審査基準にのっとっているとは思えない判断をしている審査官がいて、

そのような審査官が審査した拒絶理由通知書にはどのように対応すれば良いのか、

という質問ですね。
 

 
まず、「審査基準から剥離した審査を行う審査官がいるか?」ですが、
  
私の実感として、「最近、散見される」と感じています。
 
 
具体的には、2020年の秋くらいから「記載要件」について、

審査官の感覚的な拒絶理由が出されるケースがしばしば見られるように思います。
 
 

 
このような拒絶理由通知書が出た場合、

審査基準にのっとって徹底的に反論するのは得策ではないと考えます。

審査が長引き(OA回数増加)、審判に行く可能性が高まり、コストがかかるからです。

(つまりクライアントは不利益をこうむるからです)
 
 

結局のところ、最もうまく、低コストで対応する方法は、その判断をした審査官に聞いてみるという方法になると思います。
 
 
私は審査官に直接、連絡して、相談する、という対応をとっています。

具体的には審査官へ電話して、補正書(案)、意見書(案)を見てコメントをもらえないか、とお願いします。
 
 
この場合、断られることは無いと思われます。
 
私はこれまでに断られたことは1度もありません。
 
 
補正書(案)、意見書(案)をFAXまたはメールで送ると、

審査官が検討してくれて、1週間後くらいに電話がかかっています。
 
 
そして、その補正であれば特許査定を出せるとか、この部分がダメで特許査定は出せないとか、教えてくれます。
 
 
うまく相談すれば、その審査官が特許査定を出せる補正方法を教えてくれたりする場合もあります。
 
 
そのようにして審査官がOKを出せる補正方法および意見書の内容を見つけることができれば、

あとはその通りの内容で、正式に補正書、意見書を提出するだけです。
 
 
その後、特許査定がでます。



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