化学分野の進歩性・記載要件、
明細書・意見書の書き方、
発明発掘、ノウハウ秘匿戦略の研究

書籍

ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノウハウ管理法
ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノウハウ管理法

目次

第1章 ノウハウ秘匿の概要
1 近時におけるノウハウ秘匿の潮流 ……3
2 ノウハウ秘匿の定義 ……5
3 技術開発・研究開発の成果の扱い方 ……8
3-1 4つの選択肢 ……8
3-2 各選択肢の特徴の比較 ……11
4 ノウハウ秘匿のメリット ……16
5 ノウハウ秘匿によって利益が得られるパターン ……21
6 ノウハウ秘匿のデメリット ……27
第2章 ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準
1 基本的な考え方 ……33
2 8 つの基準 ……34
2-1 他社より大きく先行する技術か?(選択基準1) ……34
2-2 ノウハウとしたときに秘密保持できるか?(選択基準2) ……39
2-3 アジア等の模倣品の対象となる技術・製品か?(選択基準3) ……42
2-4 他社の侵害の発見が容易か?(選択基準4) ……43
2-5 特許出願して特許権が取得できるか?(選択基準5) ……47
2-6 特許出願した場合、それを参考にした改良品を容易に作ることができるか?(選択基準6) ……54
2-7 ライセンス収入等が見込めるか?(選択基準7 ) ……55
2-8 コア技術か、周辺技術か?(選択基準8 ) ……55
3 その他の基準 ……58
3-1 その技術の経済的価値の有効期間 ……58
3-2 自社固有技術か ……58
3-3 特許権をマーケティングに利用したいか ……59
3-4 ノウハウとしたときに先使用権を確保することが困難か? ……60
3-5 対象技術が将来標準になる可能性があるか? ……60
4 特許出願せずに秘匿化する技術についてのアンケート結果 ……60
第3章 選択基準に基づいて適切に選択するための社内体制の構築
1 考え方 ……65
2 社内体制の構築 ……67
2-1 よく見かける「判断していないシステム」 ……67
2-2 判断システム ……68
2-3 「発明提案書+特許性判断書+発明評価書」の提案 ……71
2-4 ノウハウの再評価のための社内体制 ……78
2-5 ノウハウを特許と同様に職務発明制度で評価する方法 ……81
3 実例 -株式会社ダイセルの場合- ……83
3-1 特許出願/ノウハウ秘匿の選択基準 ……83
3-2 株式会社ダイセルにおける発明の取り扱いについての変遷 ……85
4 社内体制を構築する方法 ……86
5 著者の経験に基づく、社内体制を構築する際に見つかる問題点の実例 ……89
5-1 発明者から発明提案がなされない ……89
5-2 企業内研修会等がほぼ行われておらず、技術者や研究者の知財関連知識が不足している ……91
5-3 特許出願のノルマが厳しく明らかに特許性がないものまで出願されており、出願件数が非常に多い ……92
5-4 経営層がノウハウの重要性を理解していない ……93
第4章 ノウハウ漏洩の防止方法
1 ノウハウ漏洩の実際 ……99
1-1 技術流出防止指針 ……101
1-2 我が国製造業における技術流出問題に関する実態調査 ……102
1-3 人材を通じた技術流出に関する調査研究 ……104
1-4 営業秘密保護制度に関する調査研究報告書 ……105
1-5 企業における営業秘密管理に関する実態調査 ……106
1-6 5 回の報告書から分かること ……107
2 ノウハウ漏洩を防止するための管理方法 ……107
2-1 ノウハウの文書化 ……107
2-2 社員教育 ……111
2-3 退職者との秘密保持契約 ……113
2-4 退職者との競業避止義務契約 ……114
2-5 管理レベル ……116
2-6 ノウハウ管理の実例 ……121
3 ノウハウ活用における注意点 ……124
第5章 ノウハウの自社実施が他社特許を侵害した場合への備え(先使用権)
1 先使用権とは何か ……127
2 先使用権の理論と注意点 ……128
2-1 要件 ……128
2-2 効果 ……132
2-3 注意点 ……134
3 先使用権の存在を立証するための資料 ……134
4 実例 ……136
第6章 技術漏洩した場合の救済措置(不正競争防止法)
1 最近の事例 ……141
1-1 新日本製鐵(株)「方向性電磁鋼板」技術漏洩事件 ……141
1-2 日本ペイントデータ流出事件 ……146
1-3 東芝フラッシュメモリー事件 ……148
1-4 ヤマザキマザック事件 ……150
2 不正競争防止法によって救済される条件 ……151
2-1 救済される2 つの条件 ……151
2-2 救済の内容 ……158
3 救済を阻むもの ……159
第7章 公知化戦略
1 公知化戦略とは ……163
2 公開技報作成のポイント ……164
第8章 社員教育
1 発明者、知的財産部員、経営層が知るべきこと ……173
1-1 発明者が知るべきこと ……173
1-2 知的財産部員が知るべきこと ……174
1-3 経営層が知るべきこと ……174
2 先行技術文献調査 ……175
2-1 検索方法の種類と特徴 ……175
2-2 発明者および知的財産部員が身につけるべき検索方法 ……177
2-3 特許・実用新案テキスト検索 ……178
2-4 引用文献・被引用文献検索 ……186
2-5 FI・F ターム検索 ……188
3 特許に関する必須知識 ……205
3-1 発明者が身につけるべき特許の知識 ……205
3-2 特許出願から特許権取得までの流れ ……207
3-3 発明してから特許権取得までの間に発明者が行うべきことの流れ ……209
3-4 外国出願について ……213
4 特許性(新規性・進歩性)判断方法 ……213
4-1 新規性判断方法 ……214
4-2 進歩性判断方法 ……224
5 特許出願業務の効率化 ……248
5-1 はじめに ……248
5-2 特許出願業務における各作業 ……249
5-3 役割分担の類型 ……250
5-4 どの類型が最適なのか? ……253
5-5 発明者は何をどのレベルまで行うべきか? ……258
第9章 資料編
資料1 クレーム作成演習問題 ……261
資料2 ノウハウ秘匿に関するQ&A ……287
索引 ……300
【はじめに】より

 製造方法の発明は他社の侵害行為を見つけ難いため、特許出願せずに技術的な営業秘密として秘匿化するべきであろうか? 一方で、物の発明は全て特許出願するべきであろうか? 例えば、自社がその市場において先発であれば、物の発明であっても営業秘密として秘匿化したほうが良い場合がある。逆に、自社がその市場において後発であれば、製造方法の発明であっても特許出願し、特許権を取得して、先発の会社に対抗するための武器を持つべきとも考えられる。また、例えば、その発明がコア技術であるか周辺技術であるかによっても、特許出願すべきか否かの選択結果が変わってくるだろう。
 技術開発・研究開発の結果である発明を特許出願するか、営業秘密として秘匿化するかの選択は経営戦略に直結し、適切な選択を行えば自社に莫大な利益をもたらす可能性がある。逆にその選択を間違えば、単に競合他社へ自社技術を公開してしまうだけになりかねない。この選択を適切に行うためには複数の観点を組み合わせて、総合的に判断するための自社独自の選択基準や判断体制を構築する必要がある。また、ノウハウ秘匿と特許出願の選択を適切に行えば、結果的に無駄な特許出願を排除することもできる。  本書では技術的な営業秘密をノウハウとして秘匿化するか、特許出願するかの選択基準について解説する。また、その選択を適切に行うためのシステム(社内体制)を社内に構築する方法について解説する。さらに、ノウハウが漏洩した場合の救済措置(不正競争防止法)や先使用権についても解説する。
 本書は、企業の知的財産部員や技術開発・研究開発のリーダーを主な読者として想定している。
 これらの方々が日頃の業務を遂行する際に、本書が参考になれば幸いである。
進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ
進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ

目次

第1章 初級編(基礎知識の確認)
1 特許制度における進歩性の意味 ……3
2 拒絶理由の種類と進歩性欠如の特徴 ……5
3 拒絶理由通知書受領から特許査定または拒絶査定までのフロー ……7
3-1 フローの解説 ……7
3-2 拒絶理由通知書受領後の応答期間を延長する際の注意点 ……9
4 補正の基礎 ……10
4-1 補正書の例示 ……11
4-2 補正の範囲 ……12
4-3 “自明な事項”として補正が認められた実例 ……13
4-4 “自明な事項”として補正が認められなかった実例 ……15
4-5 補正の範囲と時期との関係 ……16
5 意見書の基礎 ……16
5-1 意見書の例示 ……17
5-2 意見書作成における注意点 ……21
5-3 実験成績証明書を添付して意見書を提出する場合について ……23
6 新規性の判断方法 ……26
6-1 新規性判断フロー ……26
6-2 本発明の認定 ……27
6-3 引用文献1を挙げて引用発明A を認定 ……33
6-4 本発明と引用発明Aとの対比 ……3
第2章 中級編
1 進歩性判断フロー ……47
1-1 進性判断フローの概要 ……47
1-2 進歩性判断フローから言えること ……51
1-3 動機づけ ……51
1-4 阻害要因 ……71
1-5 顕著な効果 ……76
1-6 設計事項等 ……84
1-7 単なる寄せ集め ……91
2 審査官が「進歩性あり」との結論に達するように補正書・意見書によって誘導する方法 ……92
2-1 拒絶理由通知書を受領したときに検討すべきこと ……92
2-2 ルート①に乗せるパターンの意見書の記載例 ……97
2-3 ルート②に乗せるパターンの意見書の記載例 ……99
2-4 ルート③に乗せるパターンの意見書の記載例 ……101
2-5 包帯禁反言を考慮した意見書の書き方 ……103
2-6 実例 ……105
3 発明のタイプ別対応実務 ……114
3-1 数値限定発明 ……114
3-2 選択発明 ……123
3-3 組成物の発明 ……130
3-4 用途発明 ……141
4 動機づけに関して判断された裁判例 ……148
4-1 「技術分野の関連性」に関する事例 ……148
4-2 「課題の共通性」に関する事例(その1) ……153
4-3 「課題の共通性」に関する事例(その2) ……161
4-4 「課題の共通性」に関する事例(その3) ……169
4-5 「作用、機能の共通性」に関する事例 ……180
4-6 「引用発明の内容中の示唆」に関する事例 ……189
4-7 「阻害要因」に関する事例 ……192
第3章 上級編
1 「本発明は課題が新規」との理由で進歩性を認めさせる方法 ……203
1-1 「環状オレフィン系共重合体から成る延伸成形容器事件」の検討 ……203
1-2 実例1 ……208
1-3 実例2 ……219
1-4 ポイント ……228
2 「本発明は課題が新規」との理由で進歩性が認められた事例 ……229
3 「本発明は課題が新規」との理由で進歩性が認められた事例の詳細 ……231
3-1 事例1 ……231
3-2 事例2 ……241
3-3 事例3 ……250
第4章 資料編
1 資料1 ……263
2 資料2 ……286
索引 ……301
【はじめに】より

 拒絶理由通知書の多くに進歩性が欠如している旨の指摘がなされているが、その進歩性欠如への対応が数ある拒絶理由の中で最も難しいと言える。補正書・意見書の書き手の力量が十分に高ければ、強引にでも「進歩性あり」と審査官に認めさせることができたはずなのに、書き手の力量が不足していたために拒絶査定となってしまったケースもあり得るだろう。
 本書は、進歩性欠如の拒絶理由通知へ対応するに当たって、特許庁の審査官の判断を覆すための十分な知識やテクニックを備えるに至っていない初級から中級レベルの実務家に、著者のこれまでの経験に基づいた対応ノウハウを伝えることで、上級レベルへ引き上げることを目的としている。
 したがって本書は、企業の知的財産部や特許事務所に所属している実務家の中で経験が十分とは言えない方や、意見書において「本発明は進歩性を有する」と主張する場合の論理構成として、自分なりの確固たる「型」や「パターン」を未だ持っていない方などを、主な読者として想定している。
 なお、上記のように本書は著者の経験に基づく実務的な知見をまとめたものであり、進歩性の理論面や学術的な知見に関してはほとんど触れていない。
 上記の通りであるから、既に上級レベルに至っている方や、進歩性の理論面や学術面を知りたい方にとって、本書の第1 章初級編および第2章中級編は有益な情報とならないだろう。
 しかし、本書の第3 章上級編に示した「本発明は課題が新規であるので進歩性がある」と主張するための論理構成については、最近の裁判例に示された考え方であり、また、特許・実用新案審査基準においても、平成27 年10 月1 日から適用されている最新版において初めて言及さた考え方であるので、この部分については上級レベルの方にとっても有益な情報となり得ると思う。
 本書は初級編、中級編、上級編に分かれており、初心者でも初級編から順に読み進めていけば上級編に至ることができるが、必ずしも初級編から順に読まなくても理解できるように記載してあるので、例えば上級者であれば上級編から読み進めれば良い。
 なお、本書は、平成27 年10 月1 日時点での特許法に基づいて解説している。また、原則として、平成27 年10 月1 日から適用されている最新の特許・実用新案審査基準および特許・実用新案ハンドブックの情報を参考にして記載している。本書では前者を「改訂審査基準」、後者を「改訂ハンドブック」と記し、平成27 年9 月30 日まで適用されていた特許・実用新案審査基準を「旧審査基準」と記して区別している。
 実務家が進歩性欠如の拒絶理由通知へ対応方法を検討する際に、本書がわずかでも参考になれば幸いである。

2015 年11 月吉日
弁理士・技術士(金属部門)高橋政治
技術者・研究者のための特許の知識と実務第2版
技術者・研究者のための特許の知識と実務第2版

目次

(以下は原稿段階での目次ですので、実際に出版されているものとは若干異なっているかも知れません)
[知識編]
第1章 まずは特許の基本を知ろう
1 そもそも特許って、何? ……10
2 特許権をとると、どのような利益があるのか? ……13
3 特許出願から特許権がとれるまでの流れ ……19
4 発明してから特許権がとれるまでの間に、発明者は何をするべきか? ……25
5 特許権がとれても安心できない? ……30
6 特許権の侵害とは? ……33

第2章 どのような発明であれば特許をとれるのか?
1 特許庁における審査 ……40
2 発明であること ……42
3 新規性があること ……44
4 進歩性があること ……48
5 実施可能要件を満たすこと ……56
6 特許請求の範囲の記載要件を満たすこと ……58
7 その他の特許要件 ……61

第3章 ここまで知っていれば十分! 特許の知識
1 新規性喪失の例外 ……64
2 国内優先権主張出願 ……70
3 早期審査制度 ……73
4 補正 ……75
5 分割出願 ……78
6 外国出願・国際出願(PCT出願) ……80
7 情報提供 ……83
8 発明の種類と特許権の強さ ……85
9 実用新案と特許の違い ……91
10 意匠権、商標権について ……94
11 変更出願 ……96
12 共同研究の際の注意点 ……99
13 その他の注意点(先使用権、検証実験の実施、特許表示) ……102

[実務編]
第4章 発明が完成したら、初めに先行技術の検索をしよう
1 どうすれば発明できるのか? ……106
2 検索方法の種類と特徴を知ろう ……110
3 公報テキスト検索で実際に検索してみよう ……114
4 引用文献・被引用文献検索を行ってみよう ……124
5 FI・Fターム検索に挑戦しよう ……126

第5章 出願書類を作成して特許出願しよう
1 初めに発明提案書を作ろう ……144
2 特許出願するために必要な書類 ……149
3 出願書類は自分で作成するか? 専門家に依頼するか? ……157
4 出願した後に技術者・研究者が注意すべきこと ……162
第6章 拒絶理由通知への対応
1 拒絶理由通知とは? ……166
2 実際の拒絶理由通知の例 ……167
3 拒絶理由通知の内容を読み取ろう ……175
4 意見書と補正書を作成しよう ……186
5 拒絶査定がきた場合の対応方法 ……191
6 特許査定がでても内容に不満なら審査をやり直せる ……194

第7章「特許出願しないで発明をブラックボックス化する選択肢もある」
1 「特許出願とブラックボックス化に関する近年の潮流」
2 「ブラックボックス化が必要な理由」
3 「研究開発・技術開発の成果の扱い方」
4 「ブラックボックス化と特許出願のメリット、デメリットの比較」
5 「ブラックボックス化と特許出願の選択基準」
【はじめに】より

 企業や研究機関に所属している技術者・研究者の方は、業務の一つとして特許出願やその権利化業務を行います。企業や研究機関の中には技術者・研究者に特許出願のノルマを課しているところも多いと思います。したがって技術者・研究者には特許に関する知識が必要となります。
 それでは、技術者・研究者にはどの程度(レベル)の特許の知識が必要なのでしょうか?
 もちろん、企業の知的財産部員や特許事務所の弁理士のような特許の専門家と同レベルの知識を身につけることができれば、それに越したことはありません。しかし、技術者・研究者の主な業務は技術開発ですから、それ以外である特許業務を行うために、多くの時間と労力を費やして専門家と同レベルの知識を身につけるのは得策ではありません。必要な知識のみを効率的に身につけ、もし分からないことがでてきたときは専門家の助けを借りればよいでしょう。
 本書では、技術者・研究者としてこれだけは知っておくべき、そしてここまで知っている必要はないという観点から、主に企業や研究機関に所属している技術者・研究者が身につけるべき特許の知識を過不足なく提供することを目的とし、特許に関する基礎的知識とそれに基づく実務的知識を解説しました。
 本書の特徴は、次の通りです。
① 主に企業や研究機関に所属している技術者・研究者の方に必要な特許の知識
を過不足なく解説しました。
②平易な言葉でわかりやすく解説しました。
③さらに詳しく知りたい方のために、必要に応じて詳しい解説を示しました。
 技術者・研究者の方が特許に関する業務を行う際に、本書が参考になれば幸いです。

 2011年8月 弁理士・技術士(金属部門) 高橋政治


【第2版にあたって】より
 「技術者・研究者の方に必要な特許の知識を“過不足なく”提供する」という、他の書籍とは異なるコンセプトを掲げた本書は、2011年8月に初版を出版してから、多くの方にお読み頂きました。
 その後、現在までの間に、特許法においていくつかの改正がなされました。また、様々な参考資料や統計データが古くなってしまいました。さらに、無料の特許情報検索ツールである特許電子図書館(IPDL)が廃止され、代わりに特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)が利用可能となりました。したがって、初版の内容に修正を加える必要が生じました。
 さらに、この2,3年の間に営業秘密の漏洩事件がいくつか発生したことを背景に、発明について特許出願せずに、営業秘密として社内で秘匿すること、すなわち、発明のブラックボックス化が注目され、これを試みる企業が増えています。
 このような法改正や時代背景等に対応するため、全面的に初版の内容を修正し、第二版を作成しました。主な修正点は以下の3点です。
① 特許法の改正(新規性喪失の例外の改正、特許異議申立て制度の新設など)に対応するための全体的な修正。
② 特許電子図書館(IPDL)に関する全ての説明や図を削除し、代わりに、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)に対応する修正。
③ 発明のブラックボックス化に関する記載を追加(第7章の追加)。

初版と同様、この第二版が、技術者・研究者の方が特許に関する業務を行う際に役立てば幸いです。

2015年6月 弁理士・技術士(金属部門) 高橋政治

論文



技術開発・研究開発成果のブラックボックス化への考察
化学経済(化学工業日報社) 2015.3月
こちらから無料でダウンロードできます。

材料特許【請求項1】作成時の要諦(第1回)
工業材料(日本工業新聞社) 2012.8月号
こちらから無料でダウンロードできます。

材料特許【請求項1】作成時の要諦(第2回)
工業材料(日本工業新聞社) 2012.09月号
こちらから無料でダウンロードできます。

材料特許【請求項1】作成時の要諦(第3回)
工業材料(日本工業新聞社) 2012.10月号
こちらから無料でダウンロードできます。

いまさら聞けない特許の知識
月刊「技術士」 2012.5月号
こちらから無料でダウンロードできます。

発明者、知財部、特許事務所の役割分担~ 企業における特許出願業務の最適化 ~
月刊「発明」(発明協会編) 2011.7月号
こちらから無料でダウンロードできます。

セミナー(実績)

2016.5.10開催のセミナー様子(経済産業調査会主催)
多くの方にご参会頂きました。有難うございました。
2015.5.21開催のセミナー様子(経済産業調査会主催)
満員御礼(ご参加下さった方、有難うございました。)

無料WEBセミナー

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