拒絶理由通知書の引用文献の欄に、

 

＜引用文献等一覧＞
１．特開〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報
２．特開〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報（周知技術を示す文献）

 

というように「周知技術」が挙げられている場合があります。

 

ここで「周知技術」は「副引用発明」に相当している場合もありますが、

そうではない場合もあります。

 

これに関連して、特許・実用新案審査基準の第 III 部 第 2 章 第 3 節　5.3(3)には、

次のように記載されています。

 

「審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は

慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は

慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。このことは、周知技術又は慣用技術

が引用発明として用いられるのか、設計変更等の根拠として用いられるのか、

又は当業者の知識若しくは能力の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。」

 

この記載からすると、特許庁（の審査官）は、「周知技術」は「引用発明」

「設計変更等の根拠」「当業者の知識若しくは能力の認定の基礎」の３つの

いずれかに該当すると考えていると言えます。

 

そして、その拒絶理由通知書において、その周知技術が３つのうちのいずれに

該当しているかは、拒絶理由通知書の中身を読まなければ分からないということになります。

 

以下ではこれら３つの内容を確認します。

 

１．周知技術が「引用発明」の場合

 

理論的には主引用発明にもなり得るとは思いますが、

実際は「副引用発明」と考えて良いと思います。

 

ここで上記のように、

２．特開〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報（周知技術を示す文献）

のように記載されているときに、意見書で

「引用発明１（＝主引用発明）と、引用文献２とを組み合わせる動機づけはない」

というような反論をしても意味がありません。

 

審査官は「本発明と引用発明１（＝主引用発明）とは相違点があるものの、

その相違点は周知技術である。」と認定しており、さらに「周知技術であることの

証拠としては、例えば引用文献２が挙げられる。」と言っているわけです。

 

特許・実用新案審査基準の第 III 部 第 2 章 第 2 節 ２に記載されているように、

「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、

例えば、

(i) その技術に関し、相当多数の刊行物又はウェブページ等が存在しているもの
(ii) 業界に知れ渡っているもの
(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの

ですので、

審査官は引用文献２以外の沢山の証拠に基づいて「それは周知技術だ」

と判断しているのであり、

沢山ある証拠のうちの１つである引用文献２と引用発明１とを

組み合わせることができないとしても、審査官からすると、それが周知技術であること

に変わりはないため、反論になっていないのです。

 

 

反論するのであれば、「それは周知技術ではない」という言い方になるでしょう。

 

例えば、引用文献２が引用文献１と全くことなる技術分野のものであったといます。

 

この場合、上記のように周知技術は「その技術分野において一般的に知られている技術」

である必要がありますので、意見書にて、

 

「審査官殿は〇〇について周知技術であると認定されましたが、本願出願人は

周知技術ではないと判断しております。なお、特許・実用新案審査基準に記載されて

いるように、周知技術とは、その技術分野において一般的に知られている技術である

必要がありますが、引用文献２は引用文献１と技術分野が全く異なるため、

〇〇が周知技術であることの根拠にはなりません。もし、審査官殿が〇〇は

周知技術であると判断されるのであれば、引用文献２以外の文献を提示して

頂く必要がございます。」

 

というような反論をしても良いと思います。

 

 

２．周知技術が「設計変更等の根拠」の場合

 

この場合も意見書で

「引用発明１（＝主引用発明）と、引用文献２とを組み合わせる動機づけはない」

というような反論をしても意味がありません。

 

審査官が設計変更等の根拠であると判断しているということは、

動機づけは無関係ということになります。

 

別の言い方をすれば、審査官も動機づけはできないと判断しているわけです。

動機づけはないけど設計事項だから進歩性がない、と判断しているのです。

 

よって、上記は反論になっていません。

 

この場合、本発明と引用発明１との相違点は設計事項ではない、

と反論する必要があります。

 

一般的には、顕著な効果があるから、それは設計事項ではない、というような

主張することになるでしょう。。

 

３．周知技術が「当業者の知識若しくは能力の認定の基礎」の場合

 

「引用文献」から「引用発明」を認定するときに「当業者」の立場で考えます。

 

そして、当業者は「請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識

を有しており」、技術常識は「当業者に一般的に知られている技術(周知技術

及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項」（ともに特許・実用

新案審査基準、第 III 部 第 2 章 第 2 節より）ですから、

「引用文献」から「引用発明」を認定するときには、周知技術を考慮すること

になります。

 

したがって、この場合も、

２．特開〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇号公報（周知技術を示す文献）

のように記載されているときに、意見書で

「引用発明１（＝主引用発明）と、引用文献２とを組み合わせる動機づけはない」

というような反論をしても意味がありません。

 

審査官は「例えば引用文献２を証拠として〇〇は周知技術であるから、

その周知技術を考慮して、引用文献１からは〇〇という主引用発明が認定される」

と判断しているのです。

 

したがって、反論するのであれば、上記の１と同様に、

「それは周知技術ではない」という言い方になるでしょう。